Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака

О чем статья:

• когда правовая охрана товарного знака (далее – ТЗ) может оказаться под угрозой досрочного прекращения, кто может инициировать прекращение охраны ТЗ и что учитывают суды при рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ.

Товарный знак, принадлежащий одному субъекту, в силу различных причин может представлять предпринимательский интерес для других субъектов рынка. И в случае длительного неиспользования ТЗ одним субъектом второй может заявить свои притязания на такой знак и при удовлетворении требований зарегистрировать данный знак на себя. Споры, связанные с досрочным прекращением правовой охраны ТЗ, являются одной из самых распространенных категорий споров, возникающих по поводу данного объекта интеллектуальной собственности.

В каких случаях возможно досрочное прекращение правовой охраны ТЗ?

Условия досрочного прекращения правовой охраны ТЗ предусмотрены п. 3 ст. 20 Закона № 2181-XII. Так, правовая охрана ТЗ может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых ТЗ зарегистрирован, вследствие неиспользования ТЗ без уважительных причин непрерывно в течение любых 3 лет после его регистрации.

То есть для прекращения правовой охраны ТЗ необходимо соблюдение двух условий:

1. Факт непрерывного неиспользования ТЗ в течение 3 лет.
2. Отсутствие оснований для сохранения ТЗ за его владельцем.

Причем 3 года могут иметь место в любое время после регистрации ТЗ. Например, владелец может так и не начать использование зарегистрированного знака или прекратить его использование по истечении какого-то времени. Заявление о досрочном прекращении охраны знака подается при условии, что вплоть до подачи такого заявления ТЗ не использовался (часть третья п. 3 ст. 20 Закона № 2181-XII). То есть начало использования ТЗ его владельцем до момента подачи искового заявления исключает возможность досрочного прекращения правовой охраны ТЗ. Аналогичная норма содержится в части четвертой п. 11 постановления Пленума ВС № 9: любое использование при условии его реального характера прерывает льготный 3-летний срок возможного неиспользования знака.

Также заключение договора об уступке права на такой ТЗ или знак обслуживания либо лицензионного договора на использование ТЗ или знака обслуживания приобретатель права по договору не может воспользоваться новым льготным 3-летним сроком возможного неиспользования знака. То есть смена владельца ТЗ в период его неиспользования не может повлиять на решение о прекращении его правовой охраны.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ вследствие его неиспользования может быть подано любым лицом в Верховный Суд Республики Беларусь. Рассматривает заявление специализированная коллегия по делам интеллектуальной собственности.

Что надо доказать, заявляя о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ?

На практике истец кроме представления доказательств заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны ТЗ должен доказать неиспользование ответчиком ТЗ без уважительных причин, а также свою способность реального использования спорного ТЗ, которая оценивается по состоянию на момент рассмотрения спора.

Если при рассмотрении спора будет установлено, что знак используется не для всех товаров или услуг, в отношении которых заявлены требования о прекращении правовой охраны, суд удовлетворит требования о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ частично, прекращая охрану знака в отношении тех товаров и услуг, неиспользование знака для которых доказано в суде.

Обратите внимание!

Обязательным условием установления заинтересованности является наличие отказа патентного органа в регистрации на имя заинтересованного лица обозначения, тождественного или сходного до степени смешения со спорным ТЗ в отношении одно­родных товаров.

Основные вопросы, входящие в предмет доказывания по данной категории дел, отражены в п. 12 постановления Пленума ВС № 9. При рассмотрении споров о досрочном полном или частичном прекращении правовой охраны ТЗ или знака обслуживания в Республике Беларусь проверяется:

• действительно ли знак, о котором возник спор, не использовался самим владельцем либо лицензиатом непрерывно в течение 3 лет
• в отношении товаров или услуг, для которых знак зарегистрирован;
• имелись ли не зависящие от воли указанных лиц обстоятельства, препятствующие надлежащему использованию ТЗ или знака обслуживания;
• не прерывалось ли течение 3-летнего срока реальным использованием ТЗ или знака обслуживания и др.

Какие способы использования ТЗ существуют?

Чтобы доказать, что ТЗ не использовался, нужно разобраться, какие способы использования ТЗ предусмотрены. Это, например:

• применение ТЗ на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот, хранятся, перевозятся или ввозятся на территорию Республики Беларусь в целях введения в гражданский оборот, а также на этикетках, упаковках таких товаров;
• применение ТЗ на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
• при выполнении работ и (или) оказании услуг;
• в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в РеспубликеБеларусь;
• применение ТЗ в сети Интернет (в т.ч. в доменном имени, при иных способах адресации).

Однако применительно к досрочному прекращению правовой охраны ТЗ не любое из указанных действий может быть принято во внимание. Действия, не связанные непосредственно с введением товаров в гражданский оборот, не могут быть признаны использованием ТЗ (часть вторая п. 3 ст. 20 Закона № 2181-XII).

Суд проверяет объемы использования знака с учетом характера товаров, срок и территорию использования, соответствие используемого обозначения зарегистрированному, соответствие перечня товаров, указанных в регистрации, фактически маркируемым товарам и др. При этом применение ТЗ в рекламе, на бланках, ярлыках, эмблемах, фирменных пакетах и т.п. может быть признано использованием лишь в том случае, если у владельца имеются уважительные причины неиспользования знака непосредственно на товаре или его упаковке (части вторая, третья п. 12 постановления Пленума ВС № 9).

Использование ТЗ должно осуществляться для всех товаров, в отношении которых данный знак зарегистрирован. Перечень таких товаров указывается в свидетельстве на ТЗ (п. 3 ст. 2 Закона № 2181-XII).

Как определить заинтересованность лица, требующего прекратить правовую охрану ТЗ?

В законодательстве критерии заинтересованности четко не определены. При разрешении вопроса о том, является ли лицо заинтересованным в прекращении правовой охраны неиспользуемого ТЗ, в каждом конкретном случае исходят из фактических обстоятельств и совокупности имеющихся в деле доказательств.

Неиспользуемый ТЗ может быть тождественным или сходным до степени смешения с ТЗ, охраняемым в зарубежных государствах на основании международной регистрации. При попытке иностранного правообладателя расширить действие международной регистрации на территорию Республики Беларусь он сталкивается с отказом национального патентного ведомства, основанным на существовании национальной регистрации тождественного (сходного до степени смешения) обозначения. 

Справочно:

однородными признаются товары, относящиеся к одному и тому же роду (виду), которые при маркировке сходными ТЗ могут создавать у потребителя представление о принадлежности их одному производителю (абзац 16 части первой п. 1 Положения № 1719).

Также заинтересованность, в частности, может выражаться в намерении лица использовать ТЗ или знак обслуживания, о котором возник спор, на товарах, их упаковке или при оказании услуг (часть вторая п. 13 постановления Пленума ВС № 9).

В большинстве судебных решений, вынесенных по искам о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ, в качестве доказательства заинтересованности истца рассматриваются следующие обстоятельства:

• намерение лица использовать ТЗ или знак обслуживания;
• наличие решения патентного органа об отказе лицу в предоставлении правовой охраны ТЗ или знаку обслуживания в связи с его тождественностью либо схожестью до степени смешения с ранее зарегистрированным знаком.

В качестве доказательства заинтересованности суды принимают рекламные материалы товаров, на которых использовалось обозначение оспариваемого ТЗ (этикетки, упаковка, публикации рекламы в СМИ), свидетельства, лицензии и сертификаты, подтверждающие, что заинтересованное лицо производило продукцию, обозначенную оспариваемым ТЗ, который оно хочет использовать, прочие документы.

Обратите внимание!

Если истцом наличие заинтересованности не будет доказано, даже при установлении факта неиспользования знака без уважительных причин непрерывно в течение 3 лет правовая охрана ТЗ досрочно судом не может быть прекращена (часть третья п. 13 постановления Пленума ВС № 9).

Как доказать, что ТЗ не используется?

Причины неиспользования ТЗ могут быть различными: как объективно не зависящими от владельца, так и субъективными. Объективными причинами неиспользования ТЗ может быть:

• изменение конъюнктуры рынка, приводящее к невостребованности товара;
• изменение законодательства, определяющего условия работы на рынке;
• установление прямых запретов со стороны государства, дела­ющее невозможным производство или реализацию определенного товара;
• утрата лицензии на право осуществления определенного вида дея­тельности и др.

Пример субъективной причины: ТЗ могут регистрироваться как изначально предназначенные не для использования, а для противодействия регистрации сходных ТЗ конкурентами.

Основанием для сохранения правовой охраны ТЗ является доказанное использование знака либо наличие уважительных причин неиспользования. К таким доказательствам могут относиться:

1. образцы товаров и сведения об объемах их выпуска;
2. технические условия и технологические инструкции;
3. грузовые и товарно-транспортные накладные на отгрузку продукции;
4. счета-фактуры;
5. договоры поставки, подряда, заказа, купли-продажи, оказания услуг и акты об их исполнении;
6. акты сдачи-приемки;
7. регистрационные удостоверения и сертификаты;
8. таможенные декларации;
9. контракты;
10. рекламные буклеты, каталоги, рекламные объявления в средствах массовой информации, сведения с выставок и т.д.

Неиспользование товарного знака его владельцем может подтверж­дать:

• официальная информация об отсутствии зарегистрированных лицензионных договоров в отношении оспариваемого ТЗ (ответ На­ционального центра интеллектуальной собственности);
• отсутствие у владельца ТЗ документов, подтверждающих его использование на товарах, в отношении которых он регистрировался (например, ответов из МЧС, Минпрома, городского центра гигиены и эпидемиологии, БелГИСС о том, что ответчик не обращался за выдачей лицензий, необходимых для производства продукции под оспоренным ТЗ, соответствующих сертификатов и удостоверений о гигиенической регистрации).

Лицо, заинтересованное в прекращении правовой охраны ТЗ, может сделать соответствующие запросы в госорганы.

Выводы

1. Действие правовой охраны ТЗ поставлено в зависимость от его реального использования. В случае неиспользования ТЗ его правовая охрана может быть прекращена досрочно, а обозначение, охранявшееся в качестве ТЗ, доступно для регистрации на имя нового владельца.
2. Доказать заинтересованность в использовании ТЗ, который уже зарегистрирован за другим лицом, не использующим его для обозначения товаров, обязано лицо, которое планирует использовать этот ТЗ для обозначения своих товаров.
3. Суд, рассматривая споры о досрочном прекращении охраны ТЗ в связи с его неиспользованием, исходит из того, что истец должен доказать не только заинтересованность, но и возможность практического использования спорного знака. Бремя доказывания лежит на лице, заинтересованном в досрочном прекращении правовой защиты ТЗ.

Документы:

Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (Закон № 2181-XII).

Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.09.2005 № 9 «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания» (постановление Пленума ВС № 9).

Положение о порядке регистрации товарного знака, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2009 № 1719 (Положение № 1719).